Unterlizenzen: weiterhin keine gerichtliche Klärung

Das Bundespatentgericht hat in seinem Urinalventil-Teilurteil kurz Stellung genommen zu Fragen der Unterlizenz (Urteil des BPatGer O2014_002 vom 25. Januar 2016 E.6.6.3). Die Patentinhaberin klagte gegen die Herstellerin von angeblich patentverletzenden Gegenständen. Die Beklagte berief sich auf eine vom Lizenznehmer der Klägerin abgeleitete Berechtigung zur Herstellung der Produkte.
Das BPatGer hält zunächst fest (E.6.6.3.), dass bei einer exklusiven Lizenz, die Erteilung von Unterlizenzen gemäss überwiegender Lehre auch ohne vertragliche Ermächtigung zulässig sei. Das BPatGer übersieht dabei, dass der zitierte Reto M. Hilty (Lizenzvertragsrecht, 2001, S. 759 f.) an der erwähnten Stelle insbesondere den Stand im deutschen Schrifttum wiedergibt (Hilty, S. 759, insbes. Fn. 146). Gemäss Schweizer Lehre umfasst eine exklusive Lizenz das Recht zur Unterlizenzierung nicht (Hilty, S. 759, insbes. Fn. 145). Je nach Interessenlage sind im Einzelfall Ausnahmen vom Grundsatz denkbar (Hilty, S. 761 ff., insbes. S. 764 f.). Kommt hinzu, dass das BPatGer den Fall nicht gestützt auf seine dargestellte Meinung entscheidet, weshalb es sich bei den Aussagen nur um ein obiter dictum handelt.
Die «verlängerte Werkbank» (E.6.6.3.) versteht das BPatGer nicht als eine Unterlizenz, weshalb sie weitergehend zulässig sein dürfte. Auch dabei handelt es sich um ein obiter dictum. Was genau unter der verlängerten Werkbank zu verstehen ist, lässt das BPatGer offen. Während die Einbindung eines Dritten zur vollständigen und selbständigen Herstellung der patentierten Gegenstände den Regeln über die Unterlizenz unterstehen wird, ist klar, dass das Outsourcing der Herstellung von Bestandteilen und der Beizug von Hilfspersonen durch den Lizenznehmer möglich sein dürfte. Ob eine verlängerte Werkbank zulässig ist, dürfte demnach gestützt auf den Umfang des Outsourcing im Verhältnis zum Schutzbereich des Patents sowie aufgrund der Selbständigkeit der Auftragserfüllung durch die beigezogene Drittperson zu beurteilen sein.
Zutreffend dürften vor allem die vertragsrechtlichen Überlegungen des BPatGer sein, dass es im zu beurteilenden Fall dem Lizenznehmer möglich sein musste, mit einer Drittpartei zur Herstellung der Produkte zusammenzuarbeiten, weil es sich beim Lizenznehmer um eine Privatperson handelte.