9. décembre 2019

Klarheitsprüfung bei Änderung der Patentansprüche – Urteil 2016_010 des Bundespatentgerichts vom 15. Mai 2019

Die Klägerin wollte die Nichtigkeit des schweizerisch-liechtensteinischen Teils von EP 2 347 250 festgestellt haben. Die Beklagte wehrte sich mit mehreren Anträgen, in denen sie die Aufrechterhaltung des Streitpatents mit eingeschränkten Ansprüchen verlangte.
Das Bundespatentgericht entschied, die gemäss Hauptantrag, Eventualantrag 1 und 2 geänderten Ansprüche seien unzulässig geändert (Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG; Art. 123(2) EPÜ). Den Anspruch gemäss Eventualantrag 3 hingegen erachtete es als genügend gestützt.
Die Klägerin hatte allerdings gegen diesen Anspruch vorgebracht, er sei unklar. Erstens wegen des Begriffs «Parameter» und zweitens wegen eines Widerspruchs zur Beschreibung.
Das erste Argument der Klägerin überzeugte das Gericht nicht (Erw. 37, S. 33 f.). Das zweite Argument räumte die Beklagte damit aus, dass sie vortrug, der Teilverzicht gemäss Eventualantrag 3 beinhalte die Erklärung gemäss Art. 97 Abs. 2 PatV («Soweit Teile der Beschreibung und der Zeichnungen mit der Neuordnung der Patentansprüche nicht vereinbar sind, sollen sie als nicht vorhanden gelten.»; Erw. 36, S. 33).
Deshalb sind die übrigen Erwägungen des Bundespatentgerichts zur Klarheit (Erw. 34, S. 32) nur «obiter dicta». Sie sind aber gleichwohl eine Anmerkung wert.
Das Bundespatentgericht hielt fest, dass mangelnde Klarheit kein Nichtigkeitsgrund ist, da sie weder in Art. 26 Abs. 1 PatG noch in Art. 138(1) oder Art. 139 EPÜ als solcher erwähnt wird.
Weiter erwog es, dass eine Klarheitsprüfung durch das Gericht unzulässig sei, wenn durch den Verzicht auf den erteilten unabhängigen ein erteilter abhängiger Anspruch zum Hauptanspruch gemacht werde. Der Verzicht könne nämlich «keine Klarheitsfrage aufwerfen», weil er keine weitere Einschränkung des Patents i.S.v. Art. 27 Abs. 1 PatG sei.
Wie verhält es sich nun, wenn die Beklagte das Patent z.B. durch Aufnahme eines Merkmals aus der Beschreibung zu retten versucht?
Gemäss der vom Bundespatentgericht zitierten Rechtsprechung müssen auch im Gerichtsverfahren erklärte Einschränkungen den Anforderungen von Art. 24 PatG genügen, obschon dies Art. 27 PatG nicht vorschreibt. Somit ist auch Art. 97 Abs. 1 PatV zu beachten, wonach durch den Teilverzicht keine Unklarheit über die rechtliche Tragweite der Patentansprüche entstehen darf.
Daraus folgt, dass eine von der Nichtigkeitsbeklagten beantragte Einschränkung des Patentanspruchs unzulässig ist, wenn sie gegen das Klarheitsgebot (Art. 29 Abs. 2 PatV; Art. 84 EPÜ) verstösst. So weit so klar.
Das Bundespatentgericht hielt aber zusätzlich fest, ein Rechtsbegehren auf Einschränkung von Ansprüchen müsse bestimmt formuliert sein. Deshalb müssten «Rechtsbegehren auf Einschränkung eines Patentanspruches (Art. 27 PatG) klar sein», und zwar «wie bei einem Teilverzicht».
Diese Verknüpfung zwischen dem patentrechtlichen Klarheitsgebot und dem zivilprozessualen Gebot der Bestimmtheit eines Rechtsbegehrens erscheint diskutabel: Das Prozessrecht darf die Durchsetzung des materiellen Rechts nicht vereiteln. Das heisst, mindestens in jenen Fällen, in denen bloss Ansprüche gestrichen und damit ggf. ein unklarer abhängiger Anspruch zum neuen Hauptanspruch wird, muss das Gericht auf ein entsprechendes Rechtsbegehren eintreten.
Dasselbe gilt m.E. aber auch in den anderen Fällen. Denn die Beklagte beantragt «bestimmt», wie der neue Anspruch lauten soll. Ob dieser inhaltlich unklar ist, ist eine andere Frage.