4. Dezember 2018
Michèle Burnier, Pestalozzi Rechtsanwälte AG

Droit communautaire: épuisement des droits conférés par la marque (C-291/16 Schweppes)

L’état de fait de la présente affaire a ceci de particulier qu’elle oppose un importateur, qui importait et distribuait des produits Schweppes en Espagne, au demeurant valablement mis sur le marché au Royaume-Uni par un titulaire autorisé de la marque Schweppes, au titulaire de la marque Schweppes en Espagne.
A l’origine, les marques Schweppes étaient enregistrées dans l’UE et l’EEE en tant que marque nationale verbale et figurative. Jusqu’en 1999, ces marques étaient détenues par une seule entité Schweppes. A cette époque, une partie des marques Schweppes a été cédée à Coca-Cola, dont celle enregistrée au Royaume-Uni. Schweppes est cependant restée titulaire de la marque enregistrée en Espagne. En 2014, Schweppes a ouvert action en contrefaçon contre la société espagnole Red Paralela au motif que cette dernière avait importé et distribué en Espagne des bouteilles d’eau tonique portant la marque Schweppes en provenance du Royaume-Uni. La société espagnole s’est défendue en invoquant l’épuisement du droit de marque qui résulterait d’un consentement tacite à la distribution en ce qui concerne les produits Schweppes en provenance d’États membres de l’UE dans lesquels Coca-Cola est titulaire des marques parallèles. Red Paralela allègue en outre qu’il existait incontestablement des liens juridiques et économiques entre Coca-Cola et Schweppes dans l’exploitation commune du signe « Schweppes » comme marque universelle. Ceci devrait aussi faire obstacle à l’objection tirée de l’art. 7, para. 1 (principe de l’épuisement régional des marques) de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (« Directive »).
Dans sa décision, la Cour a considéré que l’art. 7, para. 1 de la Directive devait être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à ce que le titulaire d’une marque nationale s’oppose à l’importation de produits identiques revêtus de la même marque provenant d’un autre État membre dans lequel cette marque, qui appartenait initialement au même titulaire, se trouve aujourd’hui détenue par un tiers qui en a acquis les droits par cession, lorsque, après cette cession:
le titulaire cédant, seul ou en coordonnant sa stratégie de marque avec ce tiers cessionnaire, a continué à favoriser de manière active et délibérée l’apparence ou l’image d’une marque unique et globale, en créant ou en renforçant ainsi une confusion aux yeux du public concerné quant à l’origine commerciale des produits revêtus de cette marque, ou il existe des liens économiques entre le titulaire et ledit tiers, en ce qu’ils coordonnent leurs politiques commerciales ou s’accordent afin de contrôler conjointement l’utilisation de la marque, de telle sorte qu’ils ont la possibilité de déterminer directement ou indirectement les produits sur lesquels cette marque est apposée et d’en contrôler la qualité.
Dans cet arrêt, la Cour a aussi souligné que s’il incombe en principe à la partie qui invoque l’épuisement régional des marques d’apporter la preuve que les conditions d’application de l’art. 7, para. 1 de la Directive sont remplies (en l’espèce Red Paralela), cette règle doit pouvoir être aménagée lors qu’elle est de nature à permettre au titulaire (Schweppes) de cloisonner les marchés nationaux. La Cour a souligné qu’un tel aménagement s’imposait en cas de fractionnement volontaire de marques parallèles nationales dès lors qu’il est difficile, voire impossible, pour un importateur de démontrer l’existence de liens économiques entre les titulaires de ces marques, puisque ceux-ci découlent habituellement d’accords commerciaux ou d’arrangements informels entre ces titulaires auxquels l’importateur n’a pas accès. Il incombe néanmoins à l’importateur d’avancer un ensemble d’indices précis et concordants permettant d’inférer l’existence de tels liens économiques.