5. Dezember 2018
Delia Fehr-Bosshard, VISCHER AG

Glaubhaftmachen des Nichtgebrauchs im neuen Markenlöschungsverfahren

Seit dem 1. Januar 2017 löscht das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) auf Antrag eine Marke, welche nicht im ausreichendem Mass zur Kennzeichnung der beanspruchten Waren und Dienstleistungen verwendet wurde. Massgeblich ist der Gebrauch während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren, frühestens ab unbenutztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder Beendigung eines Widerspruchsverfahrens. Mit dem neuen Löschungsverfahren vor dem IGE steht insbesondere Konkurrenten ein neues rechtliches Instrument bei Kennzeichenkollisionen zur Verfügung als Alternative zum langwierigen und kostenintensiven Zivilverfahren.
Der Gesuchsteller, d. h. die Person, welche die Löschung verlangt, hat den Nichtgebrauch für die letzten fünf Jahre vor Einreichung des Löschungsantrags glaubhaft zu machen. Behauptungen alleine reichen nicht aus. Nach den ersten Entscheiden des IGE scheinen insbesondere folgende Abklärungen und Belege geeignet, wenn auch nicht zwingend notwendig, zu sein als Indizien für einen nicht ausreichenden Gebrauch:

  • Fehlende Hinweise auf online verfügbare Werbung oder Angebote unter der Marke, z. B. mittels Recherchen nach der Marke allenfalls in Kombination mit den beanspruchten Waren bzw. Dienstleistungen über Google und andere Suchmaschinen,
  • fehlende Markenpräsenz auf Webseiten der Markeninhaberin, welche sich auf die Schweiz (oder Deutschland) ausrichten (z. B. unter einer .ch-Domain),
  • keine Hinweise auf einen Markengebrauch in branchenspezifischen Webseiten Dritter, z. B. von Fachhändlern, in online Branchenpublikationen, etc.,
  • fehlende Angebote auf Plattformen wie eBay, tutti, etc.,
  • mangelnde Präsenz an Branchenmessen,
  • datierte Webarchiv-Auszüge der durchsuchten Webseiten, welche idealerweise das fünfjährige Fehlen einer Markenpräsenz oder gar einen Ersatz der Marke zeigen,
  • Werbematerial des Markeninhabers ohne angegriffene Marke bzw. mit einer Ersatzmarke,
  • Erkundigungen bei Markeninhabern, deren Geschäftspartnern wie z. B. Lizenznehmern (selbst wenn letztere selbst Antragssteller sind), potentiellen Abnehmern (Detail- und Fachhändler), Vertretern relevanter Branchenverbände etc., welche die fehlende Präsenz der Marke bestätigen bzw. die Ersatzmarke im Markt wahrnehmen,
  • Handelsregisterauszüge zu liquidierten Gesellschaften, die als Markeninhaber registriert sind,
  • Hinweise auf fehlende physische Präsenz der Markeninhaberin in der Schweiz,
  • spezialisierte Benutzungsrecherchen für die Schweiz und Deutschland, welche die genannten Abklärungen beinhalten können.

Selbst undatiertes Material oder Belege, welche ausserhalb oder am Ende der relevanten Fünfjahresfrist datieren, können für das IGE in Kombination ein glaubwürdiges und kohärentes Gesamtbild abgeben. Dies erleichtert dem Gesuchsteller die Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs als Negativsachverhalt. Benutzungsrecherchen spezialisierter Anbieter scheinen einen Vertrauensbonus zu geniessen. Die Kosten dieser Benutzungsrecherchen sollte der Gesuchsteller unbedingt im Rahmen des Auslagenersatzes zusätzlich zur üblichen Parteientschädigung geltend machen. Das IGE scheint gewillt, einen Betrag bis CHF 1’000 als Ersatz zuzusprechen.